특허 무효심판, 경쟁사 권리를 없애려면 무엇부터 볼까

신제품을 양산하려 하거나 시장에서 새로운 기술을 선보이려 할 때, 이미 등록된 경쟁사의 특허 장벽에 부딪히는 일이 적지 않습니다. 등록을 취소시키지 못하면 제품을 시장에 내놓지도 못하고 침해 위험에 노출되므로, 사업자에게는 상대방 특허의 흠결을 찾아내는 과정이 생존의 문제가 됩니다.

최근 제약 바이오 분야에서도 후속 약품 출시를 위해 오리지널 특허를 무력화하려는 분쟁이 활발하게 일어났습니다. 사업 현장에서 경쟁사의 권리 장벽을 만났을 때 어떤 법적 수단으로 권리를 없앨 수 있는지 살펴보겠습니다.

엑셀리시스와 보령의 조성물특허 분쟁이 남긴 의미

2026년 10월 21일 헬스코리아뉴스 보도에 따르면 미국 제약사 엑셀리시스는 국내 제약사 보령을 상대로 진행하던 표적항암제 카보메틱스의 미등재 조성물특허 무효 심결 취소 소송을 취하했습니다. 상대방이 소송을 취하함에 따라 특허심판원이 내렸던 1심 무효 심결이 최종 확정되면서 양사의 분쟁은 종결되었습니다. 보령은 2022년 4월 특허심판원에 특허 무효심판을 청구했고, 올해 5월 핵심 청구항 무효 판정을 받아내며 제네릭 조기 출시를 위한 기반을 닦았습니다.

상대방의 특허가 지식재산처(구 특허청)에 등록되었다고 해서 그 권리가 영구불변의 철옹성은 아닙니다.

특허권은 심사관의 심사를 거쳐 등록되지만, 심사 단계에서 발견되지 않은 선행기술이 있거나 기재 요건에 흠이 있다면 사후적으로 무효가 될 수 있습니다. 특히 제조 공정이나 배합비를 다루는 후속 특허들은 선행 물질이나 공지기술과 겹치는 지점이 없는지 면밀하게 따져볼 필요가 있습니다. 만약 경쟁사가 이미 시장에 널리 알려진 배합 기술을 살짝 바꾸어 등록받았다면, 해당 기술의 공지 시점을 입증하여 등록을 취소시킬 수 있습니다.

편집자 주: 미등재 특허란 의약품 규제 기관의 공식 특허목록에 등재되지 않았으나 독자적인 효력을 갖는 특허를 뜻하며, 후속 제품을 만드는 기업은 목록 등재 여부와 무관하게 이런 특허까지 모두 해결해야 침해 분쟁을 피할 수 있습니다.

경쟁사 권리를 없애는 특허 무효심판의 요건과 흐름

특허 무효심판은 특허에 신규성이나 진보성 등의 무효 사유가 있을 때 지식재산처 산하 특허심판원에 그 효력을 없애달라고 청구하는 제도입니다. 출원 당시 이미 세상에 알려진 기술과 같거나 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 수준이라면 권리를 처음부터 없었던 것으로 되돌릴 수 있습니다. 심판을 제기하기 위해서는 먼저 상대방의 등록 공보를 통해 청구항을 분석하고, 자신의 사업 아이템과 겹치는 부분을 특정하여 무효화 대상을 정해야 합니다.

심판의 승패는 결국 상대방의 출원일보다 앞선 시점에 공개된 선행 자료를 찾아내느냐에 달려 있습니다.

무효심판은 이해관계인이 청구할 수 있으며, 특허권의 존속기간 중에는 물론 권리가 소멸한 뒤에도 청구할 수 있습니다. 특허법에 따른 특허권 존속기간은 설정등록일부터 출원일 후 20년까지이므로, 잔여 기간이 길게 남은 특허일수록 사업 활동을 위해 선제적으로 무효심판을 검토해야 합니다. 특허 출원일(우선일)부터 1년 6개월이 지나면 출원공개가 이루어져 기술 내용이 세상에 알려지므로, 상대방의 출원일 이전에 공개된 자료가 존재하는지 먼저 확인해야 합니다. 만약 제품 출시를 앞두고 있다면 상대방 특허의 등록번호를 검색하여 현재 유효한 권리인지, 연차료는 납부되고 있는지부터 확인하는 것이 순서입니다.

구분	특허 무효심판	소극적 권리범위확인심판
목적	특허권을 소급하여 무효화	내 제품이 상대 특허 범위 밖임을 확인
효력 범위	모든 제3자에게 대세적 효력	심판 청구인 본인의 실시 기술에 한정
주요 쟁점	신규성, 진보성, 명세서 기재 요건	상대 청구항과 내 제품의 기술적 구성 대비
판단 기준	선행기술과의 차별성 부재	특허 청구범위의 해석 및 권리 침해 여부

청구항 삭제와 정정 청구에 대응하는 방법

특허 무효심판이 청구되면 상대방 특허권자는 권리를 방어하기 위해 특허 청구범위를 좁히는 정정을 청구하거나 문제가 되는 청구항을 삭제하기도 합니다. 보령과 엑셀리시스의 분쟁 사례에서도 특허권자가 심리 도중 일부 청구항을 스스로 삭제하면서 해당 청구항에 대한 심판 청구가 각하 처리된 바 있습니다. 청구항이 삭제되면 해당 범위에 대해서는 더 이상 침해 주장을 할 수 없게 되므로, 공격자 입장에서는 실질적인 목적을 달성한 것으로 볼 수 있습니다.

상대방이 청구항을 삭제하거나 축소 정정한다면 그만큼 내 사업의 숨통이 트였다는 신호입니다.

특허는 복수의 청구항으로 구성되어 있으므로, 전체 청구항을 한 번에 무력화하지 못하더라도 내 사업과 직접 충돌하는 핵심 청구항만 무효화하거나 상대방의 자진 삭제를 유도할 수 있습니다. 이 과정에서 상대방이 명세서를 정정하려 한다면 신규 사항이 추가되지 않았는지, 실질적으로 권리범위가 확장되거나 변경되지 않았는지를 면밀하게 따져 반박해야 합니다. 특허 무효심판 절차 도중 심판관으로부터 거절이유통지(의견제출통지)에 준하는 통지를 받거나 상대방의 의견서·정정청구서가 접수되면 보통 2개월의 지정기간이 주어집니다. 이 기간 내에 반박 의견서와 추가 증거를 제출해야 하며 필요시 기간 연장을 신청할 수도 있습니다.

경쟁사 특허의 공격을 받기 전이라면 국내특허조사, 출원 전에 선행기술을 조회하지 않으면 생기는 일을 통해 선행 문헌을 충분히 검토하는 단계가 선행되어야 합니다. 상대방의 정정 청구가 들어오면, 정정된 청구항이 여전히 우리 제품을 포함하고 있는지 아니면 정정으로 인해 범위 밖으로 나갔는지를 가장 먼저 판단해야 합니다.

특허법원 소송 단계에서 취하가 일어나는 배경

특허심판원의 심결에 불복하는 당사자는 심결문을 송달받은 날부터 정해진 기간 안에 특허법원에 심결 취소 소송을 제기할 수 있습니다. 특허법원은 일종의 2심 법원 역할을 수행하며, 기술적 타당성과 법리 해석을 다시 한번 엄격하게 다투게 됩니다. 1심에서 이겼더라도 상대방이 불복 소송을 제기하면 확정 판결이 날 때까지는 잠정적으로 불안정한 상태가 유지됩니다.

법원 단계까지 소송이 이어지더라도 패소 위험이 높다고 판단되면 소를 취하하여 분쟁을 조기에 매듭짓기도 합니다.

이번 엑셀리시스 사례처럼 1심 심결 취소 소송을 제기했다가 단기간 내에 소를 취하하는 일은 실무에서 종종 발생합니다. 소송을 계속 이어가더라도 무효 판단을 뒤집을 만한 새로운 반증 자료를 확보하기 어렵거나, 소송 유지에 따르는 비용과 실익을 따져보았을 때 철회하는 편이 낫다고 결론을 내렸기 때문입니다. 특히 국내우선권 주장은 선출원일부터 1년 이내에 이루어져야 하고, 해외 진출 시 PCT 국내단계 진입은 우선일부터 30개월 또는 31개월 이내에 마쳐야 하므로, 상대방의 글로벌 특허 출원 연쇄 고리와 우선권 주장 시점을 종합 판단하여 소송 유지 여부를 결정하게 됩니다.

소송이 취하되면 특허심판원의 원래 심결이 그대로 확정되며, 무효로 판정된 청구항은 처음부터 없었던 권리가 됩니다. 따라서 특허 소송을 진행할 때는 1심 단계에서부터 특허법원 소송까지 고려하여 번복되기 어려운 강력한 증거 문헌을 확보해 두는 전략이 중요합니다.

사업 현장에서 무효 자료를 수집하고 대비하는 방법

경쟁사의 특허 등록으로 사업이 가로막힐 위기에 처했다면, 감정적으로 대응하기보다 상대방 특허의 출원일 이전 자료를 수집하는 일부터 시작해야 합니다. 상대방 특허의 출원일보다 하루라도 먼저 발행된 국내외 학술지, 카탈로그, 인터넷 공개 자료, 공개된 특허공보는 모두 강력한 무효화 증거가 됩니다. 이러한 증거들은 객관적인 날짜 증명이 가능해야 하므로 서지 사항을 반드시 확보해야 합니다.

제품의 제조 공정이나 설계 방식을 바꾸기 전에 상대방 특허의 유효성부터 객관적으로 검증해야 합니다.

오늘 바로 진행할 수 있는 실천 절차는 다음과 같습니다.

1. 상대방 특허공보의 등록 청구범위를 출력하여 내 제품과 겹치는 핵심 구성 요소를 항목별로 표시합니다.
2. 상대방 특허의 출원일(또는 우선일)을 확인하고, 그 날짜 이전에 공개된 국내외 선행기술 문헌을 특허 정보 검색 사이트에서 전수 조사합니다. 만약 최초 공개일로부터 12개월 이내에 공지예외 주장을 하여 출원된 특허라면 해당 공개일보다 앞선 선행 자료를 찾아야 무효화가 가능합니다.
3. 자체적으로 수집한 카탈로그나 과거 납품 이력 등 공지 시점이 명확한 실물 자료가 있는지 사내 데이터베이스를 정리합니다.

이러한 선행 자료를 체계적으로 정리해 두면 변리사와 심판 전략을 수립할 때 청구항별 무효 가능성을 빠르게 판단할 수 있습니다. 아울러 내 제품의 독창적인 기술 역시 후속 분쟁을 예방하기 위해 신제품 출시 전 발명품등록을 검토하여 자체적인 특허 방어망을 구축해 두는 편이 안전합니다.

참고 기사: 엑셀리시스, 보령 상대 ‘카보메틱스’ 특허분쟁 포기 … 미등재 조성물특허 무효 확정 — 헬스코리아뉴스